The South Urals Chamber of Commerce and Industry Union 

Обладатель титула: "Лучшая большая палата стран Азиатско-тихоокеанского региона" 

Челябинская область
Russia, Chelyabinsk Region
Лицензионные договоры: проблема выбора рациональных форм

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРЫ:

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМ

 

   В статье проанализированы виды лицензионных договоров по различным критериям в соответствии с действующим законодательством. В каждом конкретном случае при заключении лицензионного договора требуется тщательное исследование имеющейся ситуации по передаче исключительных прав и учета ограничений различного характера.

 

   По лицензионному договору (далее — ЛД) одна сторо- на — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

   В ст. 1236 ГК РФ называются два основных вида (формы) лицензии: неисключительная (простая) и исключительная. ГК РФ предусматривает также возможность заключения сублицензионного договора (ст. 1238) и называет принудительную лицензию (ст. 1239).

    Действующее законодательство допускает применение на практике широкого спектра лицензионных операций, отличающихся друг от друга по различным критериям (см. таблицу), которые можно положить в основу систематизации данных операций и, в частности, их договорных форм.

 

п/п

Критерий

Вид (форма) договора и характеристика

1.

По характеру волеизъявления сторон

Добровольные и принудительные (обязательные). Добровольные основаны на свободном волеизъявлении сторон, которое совершается без воздействия каких-либо внешних обстоятельств. Принудительные используются в борьбе с тактикой блокировки, применяемой в конкурентном противоборстве отдельными владельцами исключительных прав. Эти лицензии, а также их аналоги — обязательные лицензии не могут быть отнесены к числу договоров, опосредующих использование охраняемых объектов интеллектуальной собственности. Они рассматриваются как односторонние сделки, поскольку подлинно свободной в этом случае является воля лишь одной из сторон — той, которая прибегает к ходатайству о предоставлении ей принудительной лицензии. Принудительная лицензия выдается в судебном порядке и содержит указание на объем использования, размер, сроки и порядок платежей за использование.

2.

По характеру оферты, направленной на лицензионные операции

Открытые и обычные. Открытые лицензии характеризуются отсутствием определенности адреса оферты, что выражается в готовности правообладателя заключить соглашение о платежах с любым, кто отзовется, т. е. с любым и каждым. При этом важен вопрос о моменте прекращения такой публичной оферты.

Обычные лицензии характеризует определенность адреса оферты.

3.

По типу объекта интеллектуальной деятельности

Договоры: на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ, «ноу-хау» и др. Возможна более детальная градация, например, по предмету изобретения, в связи с чем различают договоры: на устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма и т. д.

4.

По объему передаваемых прав

Неисключительные (простые) и исключительные. Первая — предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (п. 1 ст. 1236 ГК РФ); вторая — без сохранения за лицензиаром такого права (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

5.

По экономическому содержанию

Возмездные и безвозмездные (перекрестные или кросс-лицензии). Возмездные дифференцируются по виду платежей. Наиболее распространены два типа: роялти и паушальные.

6.

По степени согласованности намерений сторон

Основные и опционные (предлицензионные) соглашения. В рамках опционного соглашения лицензиату передаются, например, образцы продукции и право исключительного использования в определенный, обычно краткосрочный период. По завершении срока действия такого договора переданные образцы должны быть возвращены лицензиару, если лицензиат не желает заключать основное лицензионное соглашение. Характер платежей по опциону аналогичен выплатам по основному договору.

7.

По гражданству сторон

Внутренние и зарубежные. Опыт внутренней лицензионной торговли в России пока невелик, превалируют внешнеэкономические лицензионные операции. Особенность последних состоит в учете права страны при совершении сделки или в силу последующего соглашения. На сегодня при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве применяется право страны, где учреждена и ведется деятельность стороны-лицензиара.

8.

По форме договора

Письменные (подписываются обеими сторонами и подлежат регистрации в Роспатенте РФ) и так называемые оберточные, именуемые нередко «этикеточными». Особенность последних в том, что разрешение (текст лицензии), например, на использование программного продукта размещается прямо на упаковке. Лицо, приобретающее такой продукт и вскрывшее упаковку, автоматически соглашается с условиями его использования.

9.

По иерархии передачи прав

Лицензионные и сублицензионные. Передача права третьим лицам оформляется в виде сублицензии. Эти договоры подлежат госрегистрации в Роспатенте, без чего считаются ничтожными.

10.

По числу участвующих субъектов

«Параллельная», основана на максимально широкой передаче права использования хорошо известного («раскрученного») объекта исключительных прав (например, товарного знака — ТЗ). Многие владельцы популярных ТЗ, желая получить дополнительные финансовые и рекламные выгоды, передают заинтересованным фирмам права использования ТЗ на разнообразных товарах (футболках, кепках, сумках и др.).

11.

По форме традиционной передачи прав

Договорная и бездоговорная формы. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в т. ч. в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК РФ).

12.

По степени полноты передачи прав (ТЗ)

Полные и частичные. Полной называется лицензия, по которой право использования объекта исключительных прав (например, ТЗ) распространяется на весь перечень товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. Частичной же называется лицензия, предоставляющая право пользования ТЗ только для части товаров и услуг из всего перечня, на который распространяется ТЗ (ст. 1489 ГК РФ).

13.

По сроку действия

Срочные и заключенные на неопределенный срок. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим кодексом не предусмотрено иное. При прекращении исключительного права лицензионный договор прекращается (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

14.

В зависимости от способа охраны предмета лицензионного договора

Патентные, беспатентные и комплексные. По лицензионному договору могут передаваться права на использование объекта интеллектуальной деятельности защищенного или не защищенного (охранным документом) патентом. Предмет лицензионного договора может быть «комплексным», т. е. состоящим из защищенных и не защищенных патентом объектов интеллектуальной деятельности.

15.

По способу заключения

Клик-лицензии. Это лицензионный договор, заключаемый в электронном виде при использовании произведений, содержащихся в электронных компьютерных сетях, или при использовании компьютерных программ, баз данных. В международной практике такие договоры принято называть клик-лицензиями (click licence), а также загружаемые на компьютер пользователя из сети Интернет — «click-wrap», «shrink-wrap» licenses и др.

16.

В зависимости от способа передачи

и условий использования лицензионного договора

Сопутствующие, поворотные, открытые. Актуальность сопутствующей лицензии связана с приобретением в составе основной лицензии определенного дополнительного технологического оборудования, комплектующих изделий, компонентов и т. п. Поворотная лицензия предоставляет лицензиару право на использование объекта техники или технологии, разработанного лицензиатом на основе знаний, сначала полученных им по основному лицензионному договору. Открытая лицензия — предоставление права на использование объекта промышленной собственности на основании официального заявления патентообладателя в патентное ведомство о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу.

17.

По категориям, к которой принадлежит программное обеспечение (ПО)

Выделяются лицензионные договоры на: Рublіc domaіn — свободно распространяемое ПО, переданное их авторами в общественную собственность; Freeware (бесплатные) — свободно распространяемое ПО, авторы которого отказываются от вознаграждения за их использование; Postcardware/donatіonware — свободно распространяемое ПО. Автор в качестве платы за свое ПО принимает любые пожертвования, как в денежной, так и в натуральной форме; AdWare, Shareware, Retaіl Software; Сopylefted software и др.

 

   Выбор наиболее адекватных (рациональных) моделей ЛД — непростая проблема, решаемая во временном измерении в одних случаях стратегически, а в других случаях — тактически (ситуационно или ad hoc — по случаю). Заметим также, что ГК РФ смешивает понятия «лицензионный договор» и «исключительная (неисключительная) лицензия». В любом случае требуется тщательное исследование конкретики имеющейся ситуации по передаче исключительных прав и учета ограничений макро-, мезо- и микроуровней, т. е. системного учета законодательных полей и наработанной практики правоприменения на межгосударственном и государственном, региональном, а также местном уровнях.

 

А.В. ЛИХОЛЕТОВ,

ведущий специалист по патентно-инновационной

работе ООО «Инженерный Центр АС Теплострой».

 

 







Новости членов палаты